Международный контракт на передачу ноу-хау

(Комментарии к международным договорам)

1. Понятие договора на передачу ноу-хау

В рамках некоторых контрактов на оригинальное производство за рубежом, прежде всего CM и иногда OEM, российский заказчик оригинальной продукции может передавать иностранному производителю свои ноу-хау, включая технологии, знания, опыт и др. интеллектуальную промышленную собственность, на основании которой последний должен выполнить производственный заказ. Чтобы не перегружать основной договор на контрактное производство, иногдп разумно прибегнуть к пакетному решению и оформить передачу технологии и ноу-хау в виде отдельного международного соглашения.

В этой связи следует отметить, что в международном деловом обороте договор на передачу знаний заключается отдельно довольно редко. Чаще всего он является частью пакетов договоров, направленных на экономико-техническое сотрудничество, долгосрочную производственную кооперация, совместное вложение средств иностранных инвесторов в местную организацию. Нередко также контракт о передаче ноу-хау сопровождается контрактами (соглашениями) о передаче прав на иные виды промышленной собственности (патенты и товарные знаки). Российские организации могут выступать и в роли пользователей ноу-хау, и в роли их владельцев.

В широком смысле договор о передаче ноу-хау или как его иногда еще называют - договор о передаче знаний и опыта, представляет собой соглашение по которому одна сторона, владелец ноу-хау, обязуется передать определенные знания и опыт другой стороне, пользователю ноу-хау, иногда за соответствующее вознаграждение (роялти). В случае оригинального или контрактного производства технология и ноу-хау заказчика не продаётся, а передаётся временно для изготовления контрактной продукции. Поэтому роялти в таких случаях отсутствует.

В юридической науке часто обсуждается вопрос, что может быть предметом договора о ноу-хау. Считается, что в принципе предметом такого договора может быть только то, что является производственной тайной. Такая тайна охраняется в большинстве стран, и в том числе в России, как в уголовном, так и в гражданско-правовом порядке. Как правило, охрана предоставляется на срок сохранения элемента секретности, а когда технические знания и опыт становятся общеизвестными, охрана прекращается.

На практике в зависимости от конкретных обстоятельств ноу-хау может включать в себя:

• изделия: образцы, незарегистрированные проекты, оборудование и механизмы, аппаратуру, запасные части, инструменты, специальные принадлежности и т.п.;
• техническую документацию: формулы, расчеты, планы, рисунки, непатентованные изобретения и т.п.;
• указания: примечания по проекту, производству или эксплуатации того или иного изделия или процесса, специфике его производства или указания по его эксплуатации, указания технологического характера, пояснения к ним, данные относительно организации работы: рекомендации по вопросам подбора зданий и помещений, план-схемы предприятий, циклы производства и методы контроля, уровню квалификации персонала и экономические расчетные данные, например, расходов и т. д.
• иные объекты: ценные и конфиденциальные сведения торгового, финансового и т.п. характера.

В отличие от патентованного изобретения, для ноу-хау ни национальной, ни международной особой юридической защиты не предусмотрено; нормативные документы такого рода нигде не зарегистрированы и не изданы.

Другой элемент такого договора, имеющий особое значение, это право на вознаграждение (роялти). По существу это цена передачи ноу-хау. Считается, что владельцу ноу-хау принадлежит право на такое вознаграждение и он сохраняет это право, пока существует элемент секретности в передаваемом производственном (техническом и специальном) знании.

2. Контракт промышленной франшизы

В современной практике ноу-хау может передаваться путем заключения специального франчайзингового договора. В самом общем виде франчайзинговый контракт представляет собой особый тип лицензионного договора на передачу прав на использование интеллектуальной собственности. Он может быть заключён как в сфере торговли, так и в сфере промышленного производства. В последнем случае он часто именуется договором (контрактом) о промышленной франшизе (Industrial Franchise Contract) и регламентирует производство товаров под наименованием франчайзера в обмен на определенную финансовую компенсацию.

В рамках данного договора франчайзи предоставляется право на производство определенного вида товаров с использованием интеллектуальной собственности франчайзера (дизайн, промышленный образцы, патенты, товарные знаки, ноу-хау). Франчайзер также может предоставлять франчайзи техническое содействие, обучение персонала и т.п.

Как отмечено выше, договор промышленной франшизы является лицензионным договором. В соответствие с ним лицензиар (франчайзер) выдает иностранному лицензиату (франчайзи) - обычно это производственная компания - лицензию на осуществление производства под наименованием, под товарными знаками, брендами, логотипами и с использованием ноу-хау, принадлежащим лицензиару (франчайзеру). Франчайзинговая лицензия чаще всего выдается в обмен на прямую (роялти) или косвенную финансовую компенсацию (встречные поставки и проч.) и обычно предполагает получение франчайзером вознаграждения в течение срока действия контракта.

Учитывая, что деятельность лицензиата может нанести ущерб деловой репутации лицензиара, последний нередко приобретает право осуществлять жесткий контроль за разрешенной деловой активностью франчайзи в течение срока действия лицензии. Это обстоятельство придает франчайзинговым соглашениям определённое сходство с агентскими контрактами, где агент также занимает подотчетное положение по отношению к принципалу.

3. Образцы контрактов на передачу ноу-хау

•  Лицензионный контракт на предоставление / передачу ноу-хау
•  Эксклюзивное соглашение о передаче ноу-хау и на оказание производственных услуг ('отвёрточная' сборка за рубежом)
•  Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау в машиностроении