Договор о ноу-хау

Know-How Agreement ★ В рамках договора владелец ноу-хау обязуется передать определённые знания и опыт другой стороне, пользователю ноу-хау (цессионарию), обычно за соответствующее вознаграждение (роялти) и на безотзывной основе

(Комментарий к международным соглашениям на передачу знаний и производственного опыта)

1. Понятие договора о ноу-хау

Прежде всего необходимо отметить, что в международном деловом обороте договор о ноу-хау или договор на передачу ноу-хау или соглашение на передачу знаний и производственного опыта, на английском языке — know-how agreement, на китайском языке — 技術訣竅協議, отдельно заключается довольно редко. Чаще всего данный договор является составной частью пакетов договоров, направленных на экономико-техническое сотрудничество, долгосрочную производственную кооперация, совместное вложение средств иностранных инвесторов в местную организацию и т.п.

Договор о ноу-хау нередко сопровождается соглашениями о передаче прав на иные виды промышленной собственности, такие как патенты, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования, логотипы и проч. Российские организации могут выступать и в роли пользователей ноу-хау, и в роли их владельцев.

Также, в рамках некоторых договоров на оригинальное производство за рубежом, прежде всего CM и иногда OEM, российский заказчик оригинальной продукции может передавать иностранному производителю свои ноу-хау, включая технологии, знания, опыт и др. интеллектуальную промышленную собственность, на основании которой последний должен выполнить производственный заказ. Чтобы не перегружать основной договор на контрактное производство, разумно прибегнуть к пакетному решению и оформить передачу технологии и ноу-хау в виде отдельного международного соглашения.

См. подробнее — Система производственных соглашений.

В широком смысле договор о ноу-хау представляет собой соглашение по которому одна сторона, владелец ноу-хау, обязуется передать определенные знания и опыт другой стороне, пользователю ноу-хау, иногда за соответствующее вознаграждение (роялти). В случае оригинального или контрактного производства технология и ноу-хау заказчика не продаётся, а передаётся временно для изготовления контрактной продукции. Поэтому роялти в таких случаях отсутствует.

2. Предмет договора о ноу-хау, техническая информация

В юридической науке часто обсуждается вопрос, что может быть предметом договора о ноу-хау. Считается, что в принципе предметом такого договора может быть только то, что является производственной тайной. Такая тайна охраняется в большинстве стран, и в том числе в России, как в уголовном, так и в гражданско-правовом порядке. Как правило, охрана предоставляется на срок сохранения элемента секретности, а когда технические знания и опыт становятся общеизвестными, охрана прекращается.

Очевидно, что знания и опыт могут передаваться в виде некоей технической информации. Составляющая ноу-хау техническая информация может включать в себя (в зависимости от конкретных обстоятельств):

• изделия: образцы, незарегистрированные проекты, оборудование и механизмы, аппаратуру, запасные части, инструменты, специальные принадлежности и т.п.;
• техническую документацию: формулы, расчеты, планы, рисунки, непатентованные изобретения и т.п.;
• указания: примечания по проекту, производству или эксплуатации того или иного изделия или процесса, специфике его производства или указания по его эксплуатации, указания технологического характера, пояснения к ним, данные относительно организации работы: рекомендации по вопросам подбора зданий и помещений, план-схемы предприятий, циклы производства и методы контроля, уровню квалификации персонала и экономические расчетные данные, например, расходов и т. д.
• иные объекты: ценные и конфиденциальные сведения торгового, финансового и т.п. характера.

3. Юридическая защита ноу-хау

В отличие от патентованного изобретения, для ноу-хау ни национальной, ни международной особой юридической защиты не предусмотрено; нормативные документы такого рода нигде не зарегистрированы и не изданы.

Если ноу-хау не носит закрытого характера, оно не может быть защищено, подобно патенту, чья защита юридически гарантирована. Однако в случае незаконного раскрытия ноу-хау его владелец, не отказываясь от гарантированных ему договором возможностей, и действуя в рамках существующего законодательства вправе обратиться и за судебной защитой, как то: подать иск о возмещении убытков и, возможно, применении к нарушителю судебных мер, в том числе, и запретительного характера, как средство противодействия неблаговидной конкуренции, либо наложение штрафа и т.д.

Пока патентоспособное изобретение не запатентовано, оно рассматривается исключительно как ноу-хау, что не исключает последующей подачи заявки на патент в соответствии с применимым (российским) патентным законодательством.

4. Виды договоров о ноу-хау

Существует множество видов договоров на передачу ноу-хау. Прежде всего отметим, что в отличие от лицензионных контрактов на патенты, товарные знаки и программное обеспечение, передача ноу-хау всегда осуществляется на вечное пользование или непрерывно до того момента, когда технические знания и опыт, составляющие ноу-хау, станут становятся общеизвестными и их охрана прекратится.

4.1. Три основных вида договора о ноу-хау в зависимости от времени передачи

В зависимости от времени и продолжительности передачи ноу-хау можно выделить три основных типа или категории договора на ноу-хау:

1. Первая категория включает контракты, охватывающие передачу ноу-хау, касающегося специфического изделия или процесса на период действия контракта посредством общепринятой процедуры: передача документации, составление списка оборудования с их характеристиками, посещение предприятий с разрешением делать записи или производить фотосъемку и т. д. Цессионарий предпочитает именно эту процедуру в тех случаях, если уверен, что полученная таким образом информация, окажется для него несомненно полезной.
2. Вторая категория - вариант первой. Переданное ноу-хау ограничено специфическим изделием или процессом на период действия контракта, но передача происходит в рамках нескольких последовательных процедур, продолжительность и стадии которых оговорены контрактом; Доверитель, например, предпринимает установку и отладку тех или иных устройств или производственных процессов.
3. Третья категория включает контракты, охватывающие передачу ноу-хау - иногда взаимную, касающуюся технической стороны и всех изделий или процессов, которые, в свою очередь, составляют часть ноу-хау на оговоренный контрактом период, включая и внедренные сторонами возможные новшества.

4.2. Эксклюзивный договор о ноу-хау

Иногда ноу-хау может передаваться цессионарию на эксклюзивном или исключительном основании в тех случаях, rjulf, в соответствии с контрактом, доверитель отказывается от своего права использоваnm ноу-хау самому или передавать его третьим лицам на определённых территориях и на условиях, оговоренных контрактом.

Эксклюзивность может также применяться к другим факторам помимо территории и срока, например, к праву на производство и сбыт контрактной продукции и др.

Если стороны пожелают ограничить эти исключительные права, позволяя Доверителю непосредственно использовать ноу-хау на той или иной территории, они должны отразить это в контракте. С другой стороны, контракт может просто предоставлять цессионарию право на использование ноу-хау на взаимно согласованных условиях, в то время как доверитель сохраняет за собой право также использовать ноу-хау, или же отказаться от него, по своему усмотрению и при условии, что это не нанесет ущерба правам цессионария в соответствии с контрактом.

4.3. Главная и вспомогательная сделка

Если передача ноу-хау осуществляется вне зависимости от иных коммерческих сделок, ее можно назвать «чистой» передачей ноу-хау. Если, напротив, она является неотъемлемой частью другой сделки, например, продажи оборудования, права на патент, торговую марку или иного, то в этом случае речь идет об «объединенной» («комбинированной») передаче ноу-хау.

В этом последнем случае случае передача ноу-хау оговаривается отдельными пунктами или вовсе отдельным контрактом, поскольку обязательства сторон по различным сделкам существенно различаются, в особенности, если это касается сроков последних. Необходимо отметить, что иногда ноу-хау, как составная часть той или иной важной коммерческой сделки, передается без дополнительной оплаты.

5. Существенные условия договора о ноу-хау, риски для доверителя и цессионария

Контракт на передачу ноу-хау определяет сроки и условия, на которых ноу-хау передается от лицензиара (иногда именуемый доверитель) к лицензиату (иногда именуемый цессионарий. Последний в контракте на передачу ноу-хау обычно желает приобрести техническую информацию, которой не располагает. Обычно он также ожидает получить и выгоду от использования ноу-хау, позволяющую достичь ему того или иного качественно нового уровня в производстве, торговле и др. Доверитель же, передавая ноу-хау, стремится приобрести от цессионария денежное вознаграждение.

Для обеих сторон передача ноу-хау сопряжена с целым комплексом более сложных проблем, нежели если бы речь шла о патенте или передаче авторского права. Доверитель может опасаться, что, в случае разглашения секрета цессионарием или кем-нибудь из его подчиненных или коллег, он не сможет рассчитывать ни на какое адекватное возмещение; кроме того, он не всегда готов принять предложение цессионария, даже, невзирая на заверения последнего о благоприятных перспективах совершаемой сделки, если не уверен до конца в возможностях последнего в чисто техническом плане (напр., отсутствие того или иного оборудования).

Цессионарий, стремящийся использовать ноу-хау ради того, чтобы догнать или даже превзойти своих конкурентов в той или иной технической области, также может испытывать опасения по поводу того, что тайна – сегодня тайна, а завтра уже перестанет быть таковой, либо просто не верить, что сумеет воплотить идею ноу-хау на практике; другими словами, он не располагает прочным фундаментом для определения истинной ценности преимуществ, масштабы которых ему неизвестны.

Проблемы передачи ноу-хау на национальном уровне усугубляются на международном уровне отсутствием, как отмечалось выше, четко регламентированных в международных конвенциях по защите ноу-хау условий, почти повсеместным отсутствием специальных национальных законов по вопросам передачи и раскрытия ноу-хау. Если же подобные законы кое-где и существуют, они зачастую разительно отличаются друг от друга.

6. Временные ограничения при передаче ноу-хау

Хотя, как было отмечено выше, обычно передача ноу-хау неограничена по временир и носит безотзывной характер. Тем не менее, в случае досрочного прекращения контрактных обязательств сторон, например, при аннулировании контракта, при банкротстве цессионария и т.п., может возникнуть необходимость возврата ноу-хау.

Поэтому договор о ноу-хау может содержать оговорку о том, что право цессионария использовать ноу-хау будет ограничено определенным периодом времени. В этом случае средства передачи ноу-хау, включая все дубликаты и т. п., могут быть возвращены доверителю по истечении сроков контракта.

7. Взаимное доверие сторон в контракте на ноу-хау

Принимая во внимание перечисленные сложности, возникающие при оформлении передачи ноу-хау, сторонам надлежит проявлять чрезвычайную осмотрительность при выборе партнеров. Упомянутая осмотрительность тем более оправдана, поскольку контракт по передаче ноу-хау предполагает высокий уровень взаимного доверия и честность намерений.

Ввиду того, что взаимное доверие сторон, как и сами стороны - фундаментальные элементы в контрактах по передаче ноу-хау, иногда может возникнуть необходимость в аннулировании и таких контрактов, например, в случае изменения той или иной стороной идентичности или утрате ими эффективного контроля (вследствие слияний, объединений и т. п.).

8. Право на вознаграждение за передачу ноу-хау (роялти), порядок выплаты

Существенный элемент контракта на ноу-хау, имеющий особое значение, это право на вознаграждение (роялти). По существу это цена передачи ноу-хау. Считается, что владельцу ноу-хау принадлежит право на такое вознаграждение и он сохраняет это право, пока существует элемент секретности в передаваемом производственном, техническом иили специальном знании.

Оплата может осуществляться как в денежной форме, так и готовой продукцией; оплата может также быть в форме обмена ноу-хау. В дополнение к условиям оплаты за предоставление ноу-хау, в контракт можно включить и платежные отчеты по сделкам между доверителем и цессионарием в рамках ноу-хау, например, о поставке тех или иных товаров, оказании технической помощи и т. д.

8.1. Выплата роялти в денежной форме

(i) Если предполагается выплата роялти в денежной форме (или как говорят специалисты по внешней торговле оплата наличными), стороны обычно определяют место и форму расчетов, а также валюту, в какой оплата будет осуществляться. Здесь необходимо учесть также все вопросы, которые могут возникнуть в связи с конвертируемостью, валютным контролем, валютным курсом, сопоставления с ценой золота или других стандартов, налогообложения и т.д.; Плата наличными включает единовременную выплату всей суммы и различные виды процентных отчислений, размеры которых зависят от использования ноу-хау. Оплата может осуществляться и комбинированным способом: общее погашение в момент заключения контракта и отчисления по мере использования ноу-хау.

8.2. Единовременная оплата

Выплата определенной суммы может быть как единовременной (lump-sum payment), так и в виде периодических взносов авансом, фиксированными суммами или суммами по принципу увеличения или же уменьшения. В контракте должны оговариваться сроки и условия этих общих погашений и, в особенности, дата и время их совершения.

Поскольку размеры этих платежей четко определены, в некоторых случаях даже прежде определения обязательств Доверителя, Цессионарию необходимо тщательно проследить, чтобы обязательства Доверителя были достаточно ясно сформулированы в контракте.

8.3. Отчисления в виде процентов

В случае, если цессионарий выплачивает отчисления в виде процентов от использования ноу-хау, доверителю может быть предоставлена возможность проверки результатов деятельности цессионария с целью определения истинного размера полагающегося отчисления. В частности, в некоторых случаях доверителю должны предоставляться отчеты цессионария с указанием количества произведенных и проданных изделий (в качестве примера).

Для установления соотношений между отчислениями и результатом, контракт может содержать ссылки на товарооборот произведенных в рамках ноу-хау изделий, на их отпускную цену или объем выпуска изделий. Необходимо пояснить и сам термин «товарооборот», поскольку его значение может не совпадать в различных странах; таким образом, суммы вычитываются из товарооборота, из отпускной цены, включая предоставленные скидки или других пунктов. В этой связи необходимо сделать ссылку на выплату налога с оборота в стране Цессионария или на отправку изготовленных изделий.

В некоторых случаях контракт предусматривает выплату минимума или максимума лицензионных отчислений, независимо от достигнутых результатов. Вместо минимума или максимума лицензионных отчислений или в дополнение к ним размер выплат может быть более или менее пропорциональным по отношению к полученным результатам.

В контракте также может определяться время выплаты лицензионных отчислений: например, время изготовления изделия в рамках ноу-хау, а также дата выплаты лицензионных отчислений: когда изделия, изготовленные в рамках ноу-хау, поставлены клиенту, когда клиент совершает их оплату, в конце года или в пределах указанных периодов времени после этих событий и т.д.

8.4. Оплата готовой продукцией или услугами

Наличный расчет в некоторых случаях может быть заменен частично или полностью оплатой готовой продукцией или оказанием неких встречных услуг, производственных, профессиональных, управленческих и т.п. Например за передачу ноу-хау доверитель получает комплекс необходимых ему юридических, маркетинговых и информационных услуг.

8.5. Обмен ноу-хау

Цессионарий может также выполнить свои обязательства, предоставив доверителю техническую информацию; такой тип контракта, обычно заключаемый между предприятиями примерно одинакового технического уровня или между неконкурирующими, взаимодополняющими предприятиями, может содержать определенный риск и отличаться неопределенностью срока действия. Однако если он служит отправной точкой для последующего непрерывного обмена ноу-хау, на тот момент как ноу-хау неизвестного, такой вид сотрудничества имеет шансы перерасти в весьма плодотворное технического сотрудничество, и даже партнерство предприятий. Частью таких взаимоотношений иногда являются проводимые совместными силами технические исследования.

Сторонам следует соблюдать определенную осторожность, когда они, вступив в подобный обмен ноу-хау, вынуждены впоследствии заключать договоры с третьими лицами о передаче ноу-хау в той же или смежной областях, чтобы это не повлекло за собой утечку конфиденциальной информации, получаемой в результате этого обмена.

9. Сохранение секретности при передаче и использовании ноу-хау

Существенным элементом договоров о ноу-хау является сохранение секретности. Обязательство цессионария о неразглашении конфиденциальной информации, сообщенной ему доверителем, – ключевой момент контракта. В этом случае, контракт должен содержать условие, согласно которому цессионарий берет на себя обязательство не разглашать и не передавать третьим лицам ту или иную поступившую к нему в связи с приобретением права на ноу-хау информацию, секретный характер которой не вызывает сомнений.

В этом случае, Цессионарий также обязан предпринять соответствующие шаги для того, чтобы секретная составляющая ноу-хау не разглашалась кому-либо его персоналом или партнерами. Если стороны желают сделать исключение к этому фундаментальному условию – в случае сублицензии или субподрядного договора, например, – то такое исключение должно быть непременно отражено в контракте.

10. Образцы договоров о ноу-хау, применимые торговые обычаи

Для оформления договорных отношений с зарубежными производителями, и в том числе с китайскими заводами и фабриками, можно воспользоваться нашими профессиональными образцами договоров на передачу ноу-хау (типовыми контрактами) на английском и русском языках. В разделе Онлайн-сервис настоящего ресурса доступны образцы договоров (типовые контракты) всех основных лицензионных соглашений, включая договоры о передаче знаний и производственного опыта — см., в частности:

•  Лицензионный контракт на предоставление / передачу ноу-хау ~ Contract for Know-How Licensing (купить)
•  Эксклюзивное соглашение о передаче ноу-хау и на оказание производственных услуг (на 'отвёрточную' сборку за рубежом) ~ Know-How License and Production Services Agreement(купить)
•  Лицензионный контракт на патент и технологию в КНР ~ License Contract for Patent and Technology in the PRC ~ 专利技术许可证合同 (скачать бесплатно)
•  Руководящие принципы для составления контрактов международной передачи ноу-хау в машиностроении ~ Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry [ЕЭК ООН ~ UNECE | TRADE/222] (скачать бесплатно)

11. Разработка договоров о ноу-хау

Российские производственные компании также могут воспользоваться нашей правовой помощью для оформления корректных и юридически действительных бизнес отношений с иностранными цессионариями и доверителями (и в том числе с китайскими), и, в частности, услугами по разработке и экспертизе договоров о ноу-хау. Юридические услуги оказываются в сжатые сроки и по разумной цене. Подробнее об услугах — см. здесь.